Agravo de Instrumento - Nomes empresariais - Homofonia - Proteção ao nome - Agravo parcialmente provido

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOMES EMPRESARIAIS - SEMELHANÇA - HOMOFONIA - EVITAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - PROTEÇÃO AO NOME - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

- O titular do registro de um nome empresarial tem direito, entre outros aspectos, à exclusividade do uso desse nome. Tendo em vista a função desempenhada pelo nome empresarial, que é de distinção em relação a outros empresários, não pode o ordenamento jurídico admitir a coexistência de nomes iguais ou semelhantes que possam causar confusão junto aos usuários, consumidores, fornecedores e até mesmo em relação ao próprio Estado, em seus diversos níveis e esferas.

Agravo n° 1.0024.07.662411-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Motoby Motocicletas do Brasil Ltda. - Agravada: Otobai Veículos e Peças Ltda. - Relator: Des. Marcelo Rodrigues

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, em rejeitar preliminar e dar parcial provimento.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007. - Marcelo Rodrigues - Relator.

N O T A S  T A Q U I G R Á F I C A S

Assistiu ao julgamento pela agravante o Dr. Alexandre T. Brandão e pela agravada a Dra. Cláudia Ferraz de Moura.

DES. MARCELO RODRIGUES - Trata-se de agravo de instrumento interposto por Motoby Motocicletas do Brasil Ltda., em face da decisão monocrática vista em cópia de f. 85/86-TJ, que deferiu o pedido de tutela antecipada para que a agravante se abstenha de utilizar o nome Motoby em sua razão social, bem como providencie a alteração de seu contrato social, retirando o referido nome, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Afirma a agravante que o Juiz de primeiro grau deferiu a tutela antecipada sem demonstrar a presença dos requisitos exigidos para tal concessão, sobretudo porque há perigo de irreversibilidade do pleito antecipado.

Assevera que não há prova inequívoca da ocorrência de concorrência desleal a ensejar a concessão da tutela.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a decidir.

Preliminar.

Inépcia da inicial.

Suscita a agravante em sede preliminar a inépcia da inicial, porquanto baseada em título viciado, imprestável. Sustenta que o registro no INPI da marca Otobai não constitui título válido apto a instruir a inicial, haja vista que o referido registro está extinto.

É dizer, relata que o registro foi efetuado em 30.04.1996 e, passados 10 anos, a agravada não promoveu qualquer diligência no sentido de renová-lo. Assim, nos termos dos arts. 133 e 142 da Lei 9.279, de 1996, a proteção marcária da agravada expirou em 2006.

Contudo, não merecem prosperar as alegações levantadas pela agravante.

Importante, neste momento, estabelecer a diferença entre marca e nome comercial, visto que a questão sob análise se refere aos nomes comerciais das sociedades empresárias, ora agravante e agravada, e não a marcas.

Marcas e nomes comerciais não se confundem. As primeiras identificam produtos ou serviços, e os nomes identificam o próprio empresário, seja ele individual, seja ele uma sociedade empresária.

Conforme observa Waldo Fazzio Júnior:

``São coisas diferentes marca e nome. Nem se confundem. A primeira refere-se a produtos, mercadorias e serviços. O nome identifica a pessoa jurídica, firma individual ou sociedade empresária.

É o que se tem decidido. Assim, não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos autos constitutivos no Registro do Comércio'' (Manual de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 91).

Com efeito, cuida-se a presente demanda de alegada semelhança entre os nomes comerciais de duas sociedades empresárias, Otobai Veículos e Peças Ltda. e Motoby Motocicletas do Brasil Ltda.

Para a proteção do uso exclusivo do nome comercial basta o arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial.

É o que diz a Lei 8.934, de 1994, em seu art. 33:

``Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações''.

O nome empresarial é protegido independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário. Já a marca, por seu turno, tem a sua proteção restrita à classe dos produtos ou serviços em que se encontra registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O direito de utilização exclusiva da marca extingue-se em dez anos, isso se não solicitada pelo interessado a prorrogação em tempo oportuno, diga-se de passagem, enquanto a proteção ao nome empresarial vigora por prazo indeterminado ou até a cessação do exercício da atividade para a qual foi adotado.

Destarte, o direito de a agravada pleitear a proteção de seu nome comercial é imprescritível (art. 1.167 do Código Civil de 2002). E o que comprova o referido direito é o registro da sociedade empresária Otobai Veículos e Peças Ltda. na Junta Comercial, o qual pode ser visto às f. 46/47-TJ.

Mediante as considerações acima expostas, é de se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial eriçada pela agravante.

Mérito do recurso.

O cerne do presente recurso cinge-se na aferição da alegada similitude entre os nomes das sociedades empresárias agravante e agravada, o que, conforme afirma a agravante, está lhe causando prejuízos. Por essa razão pleiteou, em sede de antecipação de tutela, que a agravada se abstenha de utilizar o nome Motoby em sua razão social, bem como providencie a alteração de seu contrato social dele suprimindo o referido nome. Tal medida foi deferida pelo MM. Juiz de primeiro grau.

O Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei 8.952, de 13 de dezembro de 1997, introduziu a tutela antecipada, fixando os requisitos para a sua concessão. Assim, é imperioso que todos os elementos elencados pelo art. 273 do Código de Processo Civil estejam presentes, devendo ser apresentada prova inequívoca hábil a convencer da verossimilhança, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A respeito da tutela antecipada, Humberto Theodoro Júnior leciona:

``O texto do dispositivo legal em questão prevê que a tutela antecipada, que poderá ser total ou parcial em relação aos efeitos do pedido formulado na inicial, dependerá dos seguintes requisitos:

a) requerimento da parte;

b) produção de prova inequívoca dos fatos arrolados na inicial;

c) convencimento do juiz em torno da verossimilhança da alegação da parte;

d) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

e) caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; e

f) possibilidade de reverter a medida antecipada, caso o resultado da ação venha a ser contrário à pretensão da parte que requereu a antecipação satisfativa'' (Curso de direito civil. 39. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2003, v. 1, p. 333).

São requisitos concorrentes, ou seja, a falta de algum deles importa em indeferimento da medida requerida.

A respeito da prova inequívoca, Humberto Theodoro Júnior explica que:

``Por prova inequívoca deve entender-se a que, por sua clareza e precisão, autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante. Não a elide a possibilidade, também hipotética, de que contraprova futura possa eventualmente desmerecê-la. No momento, porém, da concessão da medida provisória, a prova disponível não deve ensejar dúvida na convicção do julgador'' (ob. cit., p. 335).

No mesmo norte, a doutrina de Ernane Fidélis dos Santos:

``A verossimilhança, pois, e a prova inequívoca são conceitos que se completam exatamente para informar que a antecipação da tutela só pode ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, ainda que provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão apenas motivos positivos de crença'' (Manual de direito processual civil. 5. ed. v. 1, p. 30).

Quanto à impossibilidade da medida ser reversível, valho-me, mais uma vez, das lições de Humberto Theodoro Júnior, que explica: ``Justamente para assegurar o contraditório, ainda que a posteriori, é que a lei não admite que o juiz conceda antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado'' (ob. cit., p. 333-334).

No caso em apreço, após detida leitura da peça recursal, vê-se que se encontram presentes os requisitos para a antecipação de tutela pleiteada pela agravada.

Não há dúvidas de que toda sociedade empresária tem o direito de proteger o nome empresarial que usa em face de utilizações indevidas.

Essa proteção decorre do direito que os empresários têm sobre o seu nome e está prevista no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição da República:

``A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País''.

Consoante já mencionado, o nome empresarial é protegido pelo ordenamento jurídico, mediante registro na Junta Comercial, que atua no âmbito estadual ou distrital, sendo vedado a esta aceitar registro de nome já existente, ou de nome que faça confusão com nome já existente. Prescreve o art. 35 da Lei 8.934, de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, que não podem ser arquivados, entre outros: ``V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente''.

Conforme jurisprudência deste eg. Tribunal:

``Ementa: Cominatória. Nome empresarial. Atos constitutivos. Arquivamento. Proteção automática. - A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos'' (Rel. Des. Saldanha da Fonseca, Processo nº 2.0000.00.458745-9/000, j. em 06.04.2005).

Waldo Fazzio Júnior anota:

``O empresário, portanto, tem direito ao uso exclusivo do nome pelo tão-só fato da inscrição na Junta Comercial. A proteção ao nome empresarial decorre simplesmente do registro, sem necessidade de outras formalidades. A 8ª Convenção de Paris sobre a propriedade industrial prevê a proteção ao nome empresarial, dispensando o registro no INPI.

Realmente, a Junta Comercial não pode arquivar os atos de empresas com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Aqui haverá identidade de nomes quando homógrafos; quando homófonos, o caso será de semelhança'' (Manual de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 88).

Destarte, quem registra um nome empresarial tem direito, entre outros aspectos, à exclusividade do uso desse nome. Tendo em vista a função do nome empresarial que é de distinção em relação a outros empresários, não se pode admitir nomes iguais ou semelhantes que possam causar confusão junto aos usuários, consumidores, fornecedores e até mesmo em relação ao próprio Estado, em seus diversos níveis e esferas.

Não basta, contudo, um elemento diferenciador qualquer, é essencial que o nome, além de próprio e específico, não possa ser confundido com outros nomes empresariais. O nome empresarial não pode ser idêntico, nem semelhante a outros já existentes no mesmo âmbito de proteção. A distinção entre os nomes deve ser suficiente para que o homem médio, usando a atenção que normalmente se usa, possa distinguir, de forma clara e inequívoca, entre aqueles diversos já registrados.

O nome é retrato sônico e sinal distintivo da sociedade empresária e cumpre a importante função de distingui-la nos meios social, civil e comercial, especialmente diante de concorrentes que atuam, ainda que em parte, no mesmo segmento.

O direito da exclusividade do nome deriva do princípio da novidade, que busca prevenir as possibilidades do engano e da confusão, bem como a concorrência desleal. Desnecessário, pois, que se trate de nomes idênticos, sendo suficiente a mera possibilidade de induzir a erro ou a equívoco.

A propósito, o Departamento Nacional do Registro do Comércio editou a Instrução Normativa nº 104, de 2007, que fornece critérios para a análise da identidade ou semelhança entre nomes empresariais, que gera a proibição do registro. Nesse sentido, transcreve-se o disposto no art. 8º da citada instrução normativa:

``Art. 8º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - Sinrem:

I - entre firmas, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

II - entre denominações:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas''.

Ademais, conforme acima já anotado, o nome empresarial é protegido independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário.

Contudo, ocorrendo eventual conflito entre nomes, há que se utilizar, por raciocínio integrativo, o princípio da especialidade. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta a que possam conviver concomitantemente no universo mercantil.

A jurisprudência de nossos tribunais caminha no sentido de proteger os nomes empresariais, mesmo quando não idênticos, bastando que a semelhança entre eles possa gerar confusão à clientela:

``Civil. Ação ordinária. Marca. Nome comercial. Denominação. Fantasia. Registro.

I - O emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes - quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio - deve ser de imediato afastado.

II - A proteção legal à marca (Lei 5.772/77, art. 59) tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa que insere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ.

III - Recurso conhecido e provido'' (REsp 62.770/RJ - Rel. Ministro Waldemar Zveiter - Terceira Turma - j. em 06.05.1997 - DJ de 04.08.1997, p. 34.739).

``Comercial. Propriedade industrial. Uso de marca e nome comercial.

- Impossível o acesso ao recurso especial, por falta de prequestionamento, quando os temas nele insertos não foram, como na hipótese, objeto de debate na Corte de origem.

- A empresa titular de marca anteriormente registrada pode impedir que outra empresa use, como nome comercial, expressão que tenha semelhanças gráfica e fonética da aludida marca, quando há, como na hipótese, identidade entre as atividades exercidas por ambas, tudo a fomentar confusão no espírito do mesmo público - alvo a que ambas se dirigiam e disputavam, com favorecimento, eventual e descabido, à segunda, que foi considerada pelas instâncias ordinárias, sem irresignação, neste ponto, como concorrente desleal.

Recurso especial não conhecido'' (REsp 32.263/SP - Rel. Ministro César Asfor Rocha - Quarta Turma - j. em 14.10.1996 - DJ de 18.11.1996, p. 44.898).

In casu, após análise detida dos autos, infere-se que agravante e agravada, embora trabalhem com marcas distintas de motocicletas, atuam no mesmo ramo comercial, de forma que não há como afirmar que suas clientelas sejam diversas.

A verossimilhança das alegações da agravada, ou seja, a probabilidade do direito que ela pretende tutelar é inferida da notória homofonia entre as expressões Otobai e Motoby, bastando pronunciá-las em voz alta para aferir a potencialidade de os consumidores virem a confundi-las.

Ainda, não procede a alegação da agravante de que as palavras Otobai e Motoby são expressões comuns, de uso generalizado ou vulgar, de forma que deve ser analisada a integralidade dos nomes comerciais.

Ora, uma expressão comum, vulgar, é aquela de uso freqüente, trivial, capaz de ser conhecida por qualquer pessoa que fale o idioma nacional. Obviamente, uma palavra em japonês e uma expressão que resulta da junção de uma palavra em português com uma em inglês não podem ser consideradas expressões comuns, de uso generalizado.

Dessarte, no caso em questão devem, sim, ser as expressões analisadas isoladamente, conforme o art. 8º, inciso II, ``b'', da Instrução Normativa nº 104, de 2007, do DNRC, por se tratar de expressões incomuns ao idioma pátrio.

Com efeito, qualquer sociedade empresária tem legítimo interesse na exclusiva utilização de seu nome, isto é, sem a ingerência indevida de terceiros que possam colocar em risco a captação e manutenção de sua clientela, a preservação de suas imagens econômica e produtiva, e até mesmo a possibilidade de evitar a responsabilidade que advenha da aplicação da teoria da aparência. Tal interesse vale, inclusive, para a agravada, uma vez que também pode ser prejudicada por eventual confusão entre seu nome e o nome da agravante.

Pelo exposto, tendo em vista a função do nome empresarial, que é de distinção em relação a outros empresários, não se pode admitir nomes semelhantes, homófonos, que possam causar confusão perante terceiros, fornecedores, consumidores e ao próprio Estado.

Em relação à reversibilidade da medida antecipada, induvidosa a possibilidade de desfazimento das medidas determinadas na decisão agravada, tanto jurídica, quanto materialmente. Vale dizer, não há qualquer dificuldade de a agravante retornar ao statu quo ante, em caso de o resultado da ação vir a lhe ser favorável.

Todavia, há outros aspectos contidos na presente irresignação recursal e que dizem respeito ao prazo de 5 dias assinado e ao valor da multa diária cominada em caso de eventual descumprimento da decisão agravada.

E, aqui, tenho que a irresignação produzida é em parte procedente.

Foi determinado que a agravante se abstenha de utilizar o nome Motoby em sua razão social, providencie a alteração de seu contrato social, bem como deixe de utilizar qualquer meio de comunicação, avisos publicitários e placas que utilizem o referido nome, no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, atendendo ao princípio da razoabilidade, tendo em vista a natureza das mencionadas determinações, ressalvo que o referido prazo deverá ser contado em dias úteis.

Lado outro, a redação do art. 461 do Código de Processo Civil preconiza, dentre as várias formas de coerção judicial para o cumprimento das obrigações de fazer, a cominação de multa pecuniária por dia de descumprimento:

``Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287).

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva''.

Ou seja, verifica-se que a tendência da ciência processual é agregar, cada vez mais, o efeito mandamental às ações judiciais, a fim de que sejam alcançados os imediatos efeitos da prestação jurisdicional, interferindo-se diretamente na vontade do devedor para o cumprimento da obrigação.

Todavia, a fixação da astreinte deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como bem exemplificado por Theotonio Negrão:

``Embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de eqüidade que devem pautar as decisões judiciais'' (Código de Processo Civil. 39. ed., p. 550, na citação do julgado (JTJ 260/321).

Constata-se que, no caso em questão, a multa foi fixada em valor desproporcional, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso. Logo, sua alteração é medida que se impõe.

Deveras mais razoável a redução do valor da multa pecuniária para R$ 800,00 (oitocentos reais), para tanto considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto.

Por fim, alega a agravante a litigância de má-fé da agravada em razão de ter ela ocultado fato incontroverso.

Em relação à alegada litigância de má-fé, tenho que não restou comprovada nos presentes autos.

A doutrina traz o seguinte conceito de litigante de má-fé:

``Litigante de má-fé é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito'' (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 367).

E ainda a jurisprudência:

``Processual civil. Litigância de má-fé. Requisitos para sua configuração.

1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé'' (STJ - REsp. 250781/SP - (200000226068) - 1ª T. - Rel. Min. José Delgado - DJU de 19.06.2000, p. 120).

Assim, a informação acerca da data da constituição da agravada não configura litigância de má-fé, até porque não acarretou quaisquer prejuízos processuais à agravante.

Por tudo acima exposto, dou parcial provimento ao agravo, para determinar que as medidas impostas na decisão agravada, quais sejam as requeridas nos itens c.1 e c.2 da petição inicial de f. 27/37-TJ, sejam cumpridas no prazo de cinco dias úteis, bem como para reduzir a multa diária ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a qual começará a incidir a partir do sexto dia útil seguinte à data da publicação do acórdão.

Ainda, em caso de não-cumprimento do aqui determinado pela ora agravante no prazo acima estipulado, determino que a referida decisão seja executada pela ora agravada à custa da ora agravante.

Custas recursais, ex lege.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO. 

Nota de responsabilidade

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